연방순회항소법원 전원 합의체로 특허청-출원인 간의 민사 소송에서 특허청의 변호사 비용 회수 인정하지 않아 (Nantkwest, Inc. v. Iancu)
미국에서는 소송의 승패에 상관없이 소송 당사자가 각자 소송 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 이른바 ‘아메리칸 룰(American Rule)’이라고 불리는 법칙인데요, 모든 법칙이 그러하듯이 예외가 있습니다. 특허법 285조(35 U.S.C. 285)에서 “예외적인 경우에 승소한 측은 패소한 측으로부터 변호사 비용을 받아낼 수 있다”고 명시하고 있습니다. 그리고 잘 아시다시피 2014년 Octane Fitness 사건에서 미 연방대법원은 ‘예외적인 경우’에…
연방순회항소법원, IPR에서 인디언 부족국가의 주권면책특권을 불인정해 (Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharm.)
작년 가을에 자사의 특허를 보호할 목적으로 인디언 부족에게 특허권을 양도한 제약회사에 대한 이야기를 전해 드린 바 있습니다. 바로 안구건조증 치료제인 레스타시스(Restasis)에 관한 여섯 건의 특허를 뉴욕 주 외지에 떨어져있는 세인트레지스모호크(St. Regis Mohawk) 부족(이하 “모호크 부족”)에게 양도한 대규모 다국적 제약회사 엘러간(Allergan)에 대한 내용이었습니다. 이 일련의 특허의 공격을 받은 마일런(Mylan), 테바(Teva), 에이콘(Akorn) 등의…
선행문헌의 실험에서의 사용이 내재적 개시(inherent disclosure)를 뒷받침할 수 있는지 여부 (Endo Pharms. Sols. v. Custopharm)
미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은Endo Pharms. Sols., Inc. v. Custopharm Inc. 사건을 통해 Bayer Intellectual Property GmbH (이하 “바이엘”) 사의 특허 7,718,640와 8,338,395가 무효라는 Custopharm Inc. (이하 “Custopharm”)의 주장을 받아들이지 않고 바이엘 특허가 유효라는 지방법원의 결정을 확인(affirm)했습니다. ’640 특허와 ’395 특허는 남성호르몬인 테스토스테론(testosterone) 대체 투약 치료에…
청구항에 기재된 수치범위가 명세서에 기재된 내용에 의해 뒷받침되는지 여부의 판단방법 (General Hospital v. Sienna Biopharmaceuticals)
미국 특허법 112 조(35 U.S.C. § 112)는 청구항에 기재된 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침될 것을 요구합니다. 여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침된다는 것은 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는 정도의 기재를 의미합니다. 연방순회항소법원 사건인General Hospital Corp. v. Sienna Biopharmaceuticals, Inc., No. 17-1012…
IP5, PCT의 공동 조사 및 심사에 관한 파일럿 프로젝트 발족
2018년 6월 27일, USPTO는 특허협력조약(PCT)에 따라 공동 조사 및 심사(Collaborative Search and Examination (CS&E))에 관한 IP5 파일럿 프로그램(시범 사업)을 발표하는 연방등록고시(Federal Register Notice)를 발행했습니다. 골자는 PCT 출원에 대해 모든 IP5 특허청들, 즉 미국 특허청(USPTO), 한국 특허청(KIPO), 유럽 특허청(EP), 일본 특허청 (JPO) 및 중국 특허청(SIPO)의 심사관들이 협업을 통해 PCT 국제조사보고서(International Search…