우선권 주장의 흠결, 재심사에서 특허 발명의 거절로 이어져(Natural Alternatives Int’l v. Iancu)

중요한 발명에 대해 선 출원들을 기초로 다수 개의 우선권 주장을 포함하는 후 출원을 진행하게 되는 것은 매우 흔합니다. 우선일 확보 후 발명의 상용화 과정에서 청구 범위를 변경하거나 새로운 구성 요소 추가 등의 개량이 있기 마련이므로 선출원을 기초로 계속 출원(continuation application) 또는 일부 계속 출원(continuation-in-part; CIP)을 릴레이식으로 진행하는 것이 발명의 효과적 보호를 위해 바람직합니다.

우선권 주장 요건을 갖추었음에도 불구하고 우선권 주장의 형식적 요건을 제대로 갖추지 않으면 출원인의 선 출원에 의해 후 출원이 특허 거절이 되는 치명적인 결과가 있게 되어 주의가 필요합니다. 최근 적법한 우선권 주장의 중요성을 새삼 일깨워주는 사건(Natural Alternatives Int’l v. Iancu)이 있어 소개합니다.

사건의 배경

사건의 배경은 다음과 같습니다. 1997년-2011년 사이 기간 동안 NAI는 8개의 특허 출원을 제출하였습니다. 첫 번째 출원(제 1 출원)은 1997년 8월 12일에 제출되었고, 이로부터 각각 35 U.S.C. 120 조에 의한 우선권을 주장하며 세 개의 계속 출원(제2, 제 3, 및 제 4 출원)이 이루어졌습니다. 제 1 출원은 이후 미 특허 5,965,596호(이하, ʼ596 특허)로 등록이 되었습니다. 제 4 출원이 출원 계속 중일 때 2003년 4월 10일 가출원이 제출되었습니다. 제 4 출원은 2004년 1월 20일에 특허 등록되었는데 등록일 이전 NAI는 2003년 11월 18일에 CIP 출원인 제 5 출원을 제출하였습니다. 제 5 출원은 제 1 내지 제 4 출원 모두와 2003년의 가출원까지 우선권을 주장하였습니다. 제 5 출원이 출원 계속일 때 NAI는 제 6 출원을 2008년 8월 29일 제출하였습니다. 이때 제 6 출원은 제 5 출원에 적법하게 우선권을 주장하였으며, 제 5 출원은 제 1 내지 제 4 출원에 적법하게 우선권을 주장한 상태였습니다.

2008년 9월 2일, 제 6 출원이 제출된지 4일째 된 날 NAI는 제 5 출원의 명세서의 “Cross Reference to Related Applications” 내용을 보정하는데, 보정에 의해 제 1 내지 제 4 출원으로의 우선권 주장을 삭제하고 35 U.S.C. 119(e)조에 의한 2003년 가출원으로의 우선권만을 주장하였습니다. 따라서 제 5 출원이 등록되었을 때 2003년 가출원 출원일만의 우선일이 존재했습니다.

이후 제 7 출원, 제 8 출원 모두 제 1 내지 제 5 출원과 2003년 가출원 모두의 우선권 주장을 기반하여 제출되었고 각각 특허 등록이 되었습니다. 마지막 제 8 출원은 20011년 11월 29일  미 특허 8,067,381호(이하, ʼ381 특허)로 등록되었고 이 특허가 본 사건의 쟁점이 되었습니다.

재심사 결과

NAI는 2011년 12월 Woodbolt에 대해 ʼ381 특허를 침해를 주장하며 지방 법원에 소를 제기하였고 Woodbolt는 해당 특허의 무효를 주장하며 특허청에 당사자계 재심사(inter partes reexamination)를 신청하였습니다 (개정 전 pre-AIA하에 의해).  바로 ʼ381 특허의 우선권 주장이 결함이 있으며 그 결함은 제 1 출원 내지 제 4 출원으로의 우선권 주장을 출원인이 고의적이고 명시적으로 포기한 것이라고 Woodbolt는 무효 주장 이유를 내세웠습니다.

NAI는 제 5 출원에서 제 1 내지 제 4 출원으로의 우선권 포기가 있었음은 인정하였습니다. 하지만 제 6 출원이 제 1 내지 제 5 출원으로 우선권 주장을 하고 있었기 때문에 제 6 출원의 출원일은 1 출원의 출원일로 소급 적용되야한다고 주장했습니다. NAI의 주장인즉 일단 제 6 출원의 출원일이 제 1 출원의 출원일로 소급된다면 제 5 출원에서 우선권 포기가 있는지 여부는 제 6 출원과 전혀 무관하다는 것이었습니다. 재심사 과정에서 심사관은 NAI 주장을 받아들이지 않고 제 1 출원일로 출원일 소급효를 부인하면서 제 1 출원의 등록 특허인 ʼ596 특허를 선행 문헌으로 인용, 청구항 발명들을 거절하였습니다.

NAI는 특허심판원으로 거절결정불복(appeal)을 하였는데 심판원은 제 8 출원이 제 5 출원을 통해 1 출원으로 우선권 주장을 하였고 제 5 출원이 제 1 내지 제 4 출원의 우선권 주장을 취소하였기 때문에 제 8 출원도 제 1 내지 제 4 출원으로의 우선권이 인정되지 않는다고 하였습니다. 따라서 심판원은 심사관의 거절 결정을 확정(affirm)하고  NAI의 재심리 요청을 받아들이지 않았습니다.

CAFC의 판단

이러한 심판원의 결정에 대해 NAI는 연방순회항소법원에 항소를 하였습니다. 항소에서 심판원의 결정에 오류가 있다는 근거로 NAI는 (i) 제 6 출원이 120조에 의한 요건을 모두 충족한다면 제 1 출원으로의 우선권이 제 6 출원에 주어지며, (ii) 우선권 포기는 포기가 이뤄진 출원에만 국한되고, (iii) 우선권 주장을 복수의 고정된 사슬(multiple fixed chain)이 아니라 하나의 축적되는 사슬(single growing chain)로 본 심판원의 판단에 오류가 있으며, (iv) 심판원의 이러한 판단은 특허 존속기간을 위해 우선권 주장을 보정한 출원인의 이익을 해하게 된다고 주장하였습니다.

연방순회항소법원은 위 네 가지 주장 모두에 대해 동의하지 않았습니다. 먼저 첫 번째 주장에 대해 120조에서 출원일 소급 적용을 받기 위해서는 선출원에 대한 구체적인 언급이 있어야함을 명시하고 있음(An application for patent for an invention…shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application…if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application)에 주목하였습니다. 본 사건에서 제 8 출원이 제 5 출원을 매개로 하여 제 1 출원으로의 우선권을 주장하고 있으나 제 5 출원이 우선권 주장을 보정함으로써 제 1 출원으로의 우선권을 미비하고 있기 때문에 120조 하의 “specific reference” 요건을 만족하지 못하였다고 판단하였습니다.

두 번째 주장에 대해 연방순회항소법원은 먼저 특허심사지침(Manual of Patent Examining Procedure; MPEP)가 법원에 대해 기속력이 없다는 원칙을 확인하면서도 우선권 포기에 관한 MPEP § 201.11(III)(G)의 의도를 해석했습니다. 201.11(III)(G)조에서 우선권 주장의 취호가 해당 출원(instant application)에서 우선권 포기 간주 효력이 있다고 하지만 그 효력이 해당 출원에 대해서만 미치는 것으로 좁게 해석할 수 없다고 하였습니다. 예로써 존속기간 포기(Terminal Disclaimer)의 경우 MPEP § 1490(VI)(B)가 포기 효력이 해당 출원에 대해서만 미치고(“effective only with respect to…”) 그 후속 출원에 대해 자동적으로 미치는 것은 아니라고 명시하고 있음을 들면서 해당 출원에 대해서만 우선권 포기 효력이 미친다면 마찬가지로 “only” 문구를 규정에 포함하였을것이라고 보았습니다.

세 번째 주장에 대해서도 연방순회항소법원은 120조 하에서 모 출원과 계속 출원은 법정 의미를 해석함에 있어 동일한 사건, 하나의 연속된 출원(same transaction, one continuous application)으로 보아야함을 들면서 1863년 대법원 사건 Godfrey v. Eames, 68 U.S. 317, 326을 인용하였습니다.

네 번째 주장에 대해 연방순회항소법원은 출원인은 우선권 주장을 보정하지 않고 출원일 소급효를 인정받아 자신의 선출원에 의해 청구항 발명이 거절되지 않을 이익과 우선권 주장을 보정(즉, 제 1-제 4 출원으로의 우선권 주장을 취소)하여 특허 존속기간을 길게 연장받는 이익의 상충 관계(trade-off)를 고려하여 선택해야할 문제이고 이 두 가지 모두를 가질 수는 없다고 하였습니다.

NAI가 제 5 출원의 우선권 주장을 보정한 이유는 아마도 CIP 출원에서 추가한 신규 사항이 선 출원 대비 진보성이 인정되어 선 출원으로의 우선권 주장이 불필요하다고  판단했기 때문일 것입니다. 제 5 출원이 제 1 내지 제 4 출원의 우선권 주장 취소에도 불구하고  2003년 가출원의 우선일만 기반하여 등록된 것을 보면 짐작할 수 있습니다. 이때 NAI가 염두하지 못한 것은 바로 제 5 출원에서의 우선권 보정이 후속 출원에 미칠 영향이었습니다.  NAI가 제 5 출원의 우선권 주장을 보정하지 않고 2003년 가출원과 제 5 출원만을 기반으로 우선권 주장을 하는 새로운 계속 출원(제 9 출원)을 제출하였다면 결과가 달라졌으리라 생각합니다.  그렇다면 제 6 내지 제 8 출원의 우선권 사슬은 아무런 영향이 없었겠지요. 출원시에 우선권 주장이 적절하게 되었는지 확인하는 것도 중요하지만 출원 경과에서 우선권 보정이 필요할 때에도 주의를 각별히 기울일 것이 매우 중요합니다.

Associate

Sujin Park

Email: spark@sughrue.com

 박수진 변호사는 미국과 한국 모두의 특허 업계에서 다년간의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히, 통신, 반도체 제조, 집적 회로, 신호 처리, LCD 디스플레이, 컴퓨터 소프트웨어, 그래픽 사용자 인터페이스, 비즈니스 방법 등의 폭넓은 기술 분야에 대해서 특허 출원, 기술가치평가, 특허동향조사 및 특허 포트폴리오 강화, 침해분석, 분쟁대응, 라이센싱 및 소송 등 지적재산 전반적인 업무 경험을 가지고 있습니다. 현재 재미한인특허번호사협회(KAIPBA) 부회장으로 활동하고 있습니다.

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