기능적 구성요소, 권리범위 해석에서 제한될 위험 있어 (Quest USA Corp. v. PopSockets LLC)

발명의 구성요소를 물리적 구조나 재료 등의 직접적 구성요소가 아니라 그 구성요소에 의해 나타나는 기능, 효과 등으로 표현하는 경우가 있습니다. 이와 같이 특허청구항이 구조적인 구성이 아니라 그 구성을 이루는 기능으로 설명하는 경우를 기능적 한정요소(functional limitation)라고 합니다.

특허심사지침서(the Manual of Patent Examination Procedure, MPEP) 2173.05(g)에서 아래와 같이 기능적 한정요소의 사용을 허용하고 있습니다.

”There is nothing inherently wrong with defining some part of an invention in functional terms. Functional language does not, in and of itself, render a claim improper.”

하지만 청구항의 권리범위를 해석함에 있어 기능적 한정요소를 제한적으로 고려하여 특허 무효를 결정한 Inter Partes Review (IPR) 사건이 최근 있었습니다. Quest USA Corp. (이하 Quest)는 PopSockets LLC (이하 PopSockets)가 보유한 미국 특허 8,560,031 (이하, ‘031 특허)가 선행기술 GB 2 316 263 (Grinfas)에 의해 신규성이 없음을 이유로 IPR 신청을 제기하였습니다.

‘031 특허 내용은 아래와 같습니다 (독립청구항 9항).

9.  A socket for attaching to a portable media player or to a portable media player case, comprising:

a securing element for attaching the socket to the back of the portable media player or portable media player case; and

an accordion forming a tapered shape connected to the securing element, the accordion capable of extending outward generally along its [axis] from the portable media player and      retracting back toward the portable media player by collapsing generally along its axis; and

a foot disposed at the distal end of the accordion.

Grinfas가 청구항 9를 예견(anticipate)하고 있는지에 대해 필수구성요소인 “securing element”의 개시여부가 문제되었습니다. 이는 바로 “securing element”는 portable media player의 후면에 부착되기 위해 마련된다고 청구항 9에서 기재하고 있는 반면, Grinfas에서 대응되는 요소인 “collapsible sound conduit (42)”가 휴대폰의 후면이 아닌 정면에 부착되기 때문이었습니다.

<FIG. 2 of ‘031 – exploded back view of one embodiment of portable media case>

<FIGS. 2-3 of Grinfas>

특허권자인 PopSockets은 “for attaching the socket to the back of the portable media player or portable media player case” 구문이 청구항 범위해석에 있어 반드시 고려되어야할 기능적 한정요소라고 주장한 반면, Quest는 (i) 단순한 의도적인 이용 또는 목적(intended use)을 나타내는 것에 불과하여 고려대상이 되지 않으며, 또한 (ii) Grinfas의 발명은 휴대폰 후면에 부착하는 것이 내재적으로 가능(inherently capable)하다고 주장하였습니다.

특허심판원(PTAB)은 Quest의 두 번째 주장을 받아들이면서, 구성요소를 기능적으로 한정하는 방식은 그 기능들이 선행 장치들에 의해 수행 가능한 경우 기존 장치들을 이용한 새로운 용도를 제시한 것에 불과하여 특허성이 없다고 하였습니다. 또한 장치 발명의 경우 원칙적으로 구조적 요소로 권리범위가 해석되는 것이며 장치가 어떤 기능을 수행하는지 여부로 해석되는 것이 아니라는 연방순회항소법원의 선례들을 언급하면서 장치 발명을 기능적으로 청구하는 방식에 대해 위험이 존재한다고 하였습니다 (“in an apparatus claim, ‘choosing to define an element functionally, i.e., by what it does, carries with it a risk.’”, citing In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)). “Quest의 첫 번째 주장에 대해서는 판단을 유보하였습니다.

그리고 특허심판원은 Grinfas의 “collapsible sound conduit”가 휴대폰의 후면에 부착하는 것이 내재적으로 가능하기 때문에 ‘031 특허의 “securing element”를 개시하고 있다고 판단하였습니다. PopSocket은 Grinfas가휴대폰의 후면에 “collapsible sound conduit”를 부착하는 필수적으로 요구되는 것이 아니므로 단순한 부착 가능성만으로 내재성(inherency)을 성립하지 않는다고 주장하였지만 특허심판원은 장치 발명에서 그 구조가 선행기술에서 모두 개시된 경우에는 청구 기능이 반드시 수행될 것이 요구되지 않다고 보았습니다.

특허성 판단에 있어 내재성은 발명의 구성요소가 필연적으로 선행문헌의 구성에 존재할 수 밖에 없는 경우 인정됩니다. 이 사건의 경우 선행문헌의 구성에 기능적 한정요소가 필연적으로 존재하는 경우가 아님에도 불구하고 단순한 존재 가능성 만으로도 내재성을 인정하여 내재성 인정 여부를 지나치게 확대, 적용한 감이 있습니다. 신규성 판단기준은 진보성 판단보다 더 엄격한 점을 생각하면 더욱 그렇습니다. 따라서 연방순회항소법원의 판단도 특허심판원과 동일할지는 아직 불확실하지만, 현재로서는 장치, 기구 발명에서 구조 대신 기능을 서술하여 발명을 정의함에 있어서 청구범위 해석에서 제한적으로 고려(또는 제외)될 위험이 있음을 염두해야할 것입니다.

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Associate

Sujin Park

Email: spark@sughrue.com

 박수진 변호사는 미국과 한국 모두의 특허 업계에서 다년간의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히, 통신, 반도체 제조, 집적 회로, 신호 처리, LCD 디스플레이, 컴퓨터 소프트웨어, 그래픽 사용자 인터페이스, 비즈니스 방법 등의 폭넓은 기술 분야에 대해서 특허 출원, 기술가치평가, 특허동향조사 및 특허 포트폴리오 강화, 침해분석, 분쟁대응, 라이센싱 및 소송 등 지적재산 전반적인 업무 경험을 가지고 있습니다. 현재 재미한인특허번호사협회(KAIPBA) 부회장으로 활동하고 있습니다.

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