단독발명과 공동발명의 판단기준 (IN RE: JEFF H. VERHOEF)
AIA 개정 이전 미국 특허법 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) 조항은 발명자가 아닌 사람은 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있어, 발명자가 적법하게 명시되어 있지 않은 특허출원은 거절되어 왔습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허법은 상기 조항을 삭제하였지만, 발명자가 적법하게 명시되지 않은 특허출원은 AIA 35 U.S.C. 101조 규정(“Whoever invents or discovers . ….
환자별 맞춤 치료방법 발명의 특허적격성 (Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals)
특정 질병의 치료제로 알려진 약물의 투여량을 환자 개인의 체질에 따라 최적화 하는 기술은 환자별 맞춤 치료에 있어 중요한 축에 해당합니다. 하지만 2012년 Mayo 판결 이후, 이러한 발명은 특허적격성 결여를 이유로 특허성을 인정받기 어렵게 되었습니다. 구체적으로 Mayo 사건에서 문제가 된 청구항은 다음과 같았습니다. A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment…
우선권 주장의 기초가 된 선출원이 species를 기재하고 있고, 후출원이 상기 species를 포함하는 넓은 개념의 genus를 기재하고 있는 경우, 후출원이 선출원 시점으로 특허요건 판단시점을 인정받기 위한 요건
선출원에 기초하여 우선권 주장을 수반한 후출원을 하는 것은 특허실무에 있어 빈번히 사용되는 전략입니다. 이의 주요한 목적은 특허요건 판단 시점을 선출원 시점으로 소급 받기 위함입니다. 하지만 모든 경우에 있어 판단시점 소급이 인정되는 것은 아닙니다. 미국 특허법에서는 선출원 시점으로 판단시점 소급이 이루어지기 위하여, 후출원 청구항에 기재된 발명의 내용이 선출원 명세서에 의해 명시적(expressly),…
미국 특허실무에서 Product-By-Process 청구항의 취급 (In Re: Nordt Development Co., LLC)
미국 특허실무상 물건(Product) 발명을 제조방법(process)을 통하여 기술하는 Product-By-Process 청구항 (이하, “PBP 청구항”)은 원칙적으로 특허성을 판단함에 있어 제조방법을 고려하지 않고 물건이 지니는 구조만을 고려하게 됩니다. 다만 PBP 청구항에 기재된 제조방법이 최종적으로 제조되는 물건에 뚜렷이 구별되는 구조적 특징을 부여할 것이 예상되는 경우라면, 이러한 제조방법이 암시하는 구조적 특징을 특허성 판단 시 고려하게 됩니다….
직무발명에 대한 권리를 회사에 양도하도록 강제하는 고용계약 존재 사실만으로는 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게서 회사로 양도 (assignment) 되었다고 볼 수 없다
미국 특허법상 공동 특허권자는 특허침해의 소를 함께 제기하여야 청구인 적격(standing)을 만족 시킬 수 있습니다. 따라서 발명자가 다수인 경우, 회사가 발명자 모두에게서 특허받을 수 있는 권리를 양도(assignment) 받지 않았다면 해당 권리를 양도하지 않은 발명자와 일부 발명자로부터 권리를 양도 받은 회사가 공동 특허권자가 되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 권리를 양도하지…
특허침해의 소 제기 이전에 발생한 손해액 배상청구를 위한 특허 표시의 입증책임 소재(Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational)
특허법 286 조는 특허권자가 특허 침해의 소 제기 이전에 발생한 손해액에 대한 배상을 소 제기 이전 최장 6년까지 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 아울러, 특허법 287(a) 조는 특허권자나 실시권자가 특허 표시의무를 이행한 경우에만 특허 침해의 소제기 이전에 발생한 손해액에 대해 배상을 청구할 수 있도록 제한하고 있습니다. 만약 특허 표시의무를 이행하지…
미국 특허 심사실무상 발명의 현저한 효과의 주장
심사단계에 있어 심사관이 청구범위를 구성하는 개개의 요소들을 선행문헌들로부터 찾고 이들을 결합할 수 있는 논리를 제시하게 되면, prima facie case of obviousness(정당한 진보성 거절이유)를 확립했다고 표현합니다. 이 경우 출원인은 거절이유를 극복하기 위하여 선행문헌에 개시되어 있지 않은 구성요소를 청구항에 추가하는 보정을 행하거나, 제시된 선행문헌의 결합논리를 부정하거나, 상업적 성공 또는 발명의 현저한 효과와…
내재성에 근거한 진보성 부정 (Southwire Co. v. Cerro Wire LLC)
지난 9월 8일 미국 연방순회항소법원은 Southwire Co. v. Cerro Wire LLC 사건에서 특허심판원의 내재성(inherency)에 근거한 진보성 판단이 잘못되었음을 인정하면서도, 진보성을 부정할 수 있는 사실관계와 그에 따른 결론 자체에는 오류가 없음을 이유로 특허심판원의 심결을 지지하는 판결을 하였습니다. 본 사건의 발명은 전선의 제조방법에 대한 것으로 윤활제를 전선의 바깥 부분에 포함시켜 전선 설치 시…
출원발명의 구성요소 조합으로부터 도출되는 특징이 청구항에 구성요소로 언급되어 있는 경우 발명의 비자명성 판단 (In re Stepan Co.)
지난 8월 미국 연방순회항소법원은 거절결정불복심판에 대한 미국 특허심판원(PTAB)의 심결을 취소, 환송하였습니다 (In re Stepan Co.). 본 사건에서 선행문헌은 출원발명의 모든 구성요소를 개시하고 있지 않았지만, 특허청 심사관은 이러한 구성요소는 당업자가 선행문헌에 개시된 내용으로부터 통상적인 최적화를 위해 선택할 수 있는 내용에 불과하다고 하며, 출원발명이 선행문헌으로부터 자명하다고 판단하였습니다. 특허 심판원은 이러한 심사관의 판단을…
공지된 기술의 조합에 의해 도출 가능한 신규한 제약 화합물의 비자명성 (Millennium Pharmaceuticals v. Sandoz)
I. 특허발명의 배경 본 사건에서 무효의 대상이 된 특허는 다발성 골수종 및 외투세포림프종 치료제인 벨케이드(Velcade®)에 대한 것으로, 공지의 화합물인 보르테조밉(bortezomib)이 D-만니톨(D-mannitol)과 에스터 결합을 하고 있는 형태의 화합물(D-mannitol ester of bortezomib)을 청구하고 있었습니다. 보르테조밉은 프로테아좀 억제제로서 기존에 그 약리활성이 알려져 있었습니다. 하지만 보르테조밉 화합물 자체로는 수용성 부형제에 용해되지 않고, 액상 조성물…