청구항에 기재된 수치범위가 명세서에 기재된 내용에 의해 뒷받침되는지 여부의 판단방법 (General Hospital v. Sienna Biopharmaceuticals)
미국 특허법 112 조(35 U.S.C. § 112)는 청구항에 기재된 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침될 것을 요구합니다. 여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침된다는 것은 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는 정도의 기재를 의미합니다. 연방순회항소법원 사건인General Hospital Corp. v. Sienna Biopharmaceuticals, Inc., No. 17-1012…
세미나 등에서 발표자료로 활용된 비디오, 슬라이드가 특허법 102조에서의 printed publications에 해당하여 선행기술이 될 수 있는지 여부의 판단기준
2018년 6월 11일 미국 연방순회항소법원(Medtronic, Inc. v. Mark A. Barry)은 세미나 등에서 발표자료로 활용된 비디오, 슬라이드가 특허법 102조에서의 printed publications에 해당하여 선행기술이 될 수 있는지 여부를 판단하는 기준을 설시하였습니다. 본 사건에서는 특허권자의 침해소송에 대응한 특허무효심판 (IPR)이 제기 되었고, 특허심판원은 특허출원 전 세미나 등에서 발표자료로 활용된 비디오, 슬라이드가 공중이 접근 가능한…
신간 소개 – The Essential Case Law Guide to PTAB Trials
Hello IP Law Blog 발행 로펌인 Sughrue Mion, PLLC의 변호사들이 미국 특허심판절차 안내서를 발행하였습니다. “The Essential Case Law Guide to PTAB Trials”는 미국특허분쟁에 있어 대표적인 절차 중 하나로 자리잡은 미국 특허심판(PTAB Trials: inter partes review-IPR, post-grant review-PGR 및covered business method-CBM) 실무를 특허심판원(PTAB) 판례 및 특허법 시행령(37 C.F.R.)을 바탕으로 자세하게 설명하고…
단독발명과 공동발명의 판단기준 (IN RE: JEFF H. VERHOEF)
AIA 개정 이전 미국 특허법 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) 조항은 발명자가 아닌 사람은 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있어, 발명자가 적법하게 명시되어 있지 않은 특허출원은 거절되어 왔습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허법은 상기 조항을 삭제하였지만, 발명자가 적법하게 명시되지 않은 특허출원은 AIA 35 U.S.C. 101조 규정(“Whoever invents or discovers . ….
환자별 맞춤 치료방법 발명의 특허적격성 (Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals)
특정 질병의 치료제로 알려진 약물의 투여량을 환자 개인의 체질에 따라 최적화 하는 기술은 환자별 맞춤 치료에 있어 중요한 축에 해당합니다. 하지만 2012년 Mayo 판결 이후, 이러한 발명은 특허적격성 결여를 이유로 특허성을 인정받기 어렵게 되었습니다. 구체적으로 Mayo 사건에서 문제가 된 청구항은 다음과 같았습니다. A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment…
우선권 주장의 기초가 된 선출원이 species를 기재하고 있고, 후출원이 상기 species를 포함하는 넓은 개념의 genus를 기재하고 있는 경우, 후출원이 선출원 시점으로 특허요건 판단시점을 인정받기 위한 요건
선출원에 기초하여 우선권 주장을 수반한 후출원을 하는 것은 특허실무에 있어 빈번히 사용되는 전략입니다. 이의 주요한 목적은 특허요건 판단 시점을 선출원 시점으로 소급 받기 위함입니다. 하지만 모든 경우에 있어 판단시점 소급이 인정되는 것은 아닙니다. 미국 특허법에서는 선출원 시점으로 판단시점 소급이 이루어지기 위하여, 후출원 청구항에 기재된 발명의 내용이 선출원 명세서에 의해 명시적(expressly),…
미국 특허실무에서 Product-By-Process 청구항의 취급 (In Re: Nordt Development Co., LLC)
미국 특허실무상 물건(Product) 발명을 제조방법(process)을 통하여 기술하는 Product-By-Process 청구항 (이하, “PBP 청구항”)은 원칙적으로 특허성을 판단함에 있어 제조방법을 고려하지 않고 물건이 지니는 구조만을 고려하게 됩니다. 다만 PBP 청구항에 기재된 제조방법이 최종적으로 제조되는 물건에 뚜렷이 구별되는 구조적 특징을 부여할 것이 예상되는 경우라면, 이러한 제조방법이 암시하는 구조적 특징을 특허성 판단 시 고려하게 됩니다….
직무발명에 대한 권리를 회사에 양도하도록 강제하는 고용계약 존재 사실만으로는 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게서 회사로 양도 (assignment) 되었다고 볼 수 없다
미국 특허법상 공동 특허권자는 특허침해의 소를 함께 제기하여야 청구인 적격(standing)을 만족 시킬 수 있습니다. 따라서 발명자가 다수인 경우, 회사가 발명자 모두에게서 특허받을 수 있는 권리를 양도(assignment) 받지 않았다면 해당 권리를 양도하지 않은 발명자와 일부 발명자로부터 권리를 양도 받은 회사가 공동 특허권자가 되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 권리를 양도하지…
특허침해의 소 제기 이전에 발생한 손해액 배상청구를 위한 특허 표시의 입증책임 소재(Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational)
특허법 286 조는 특허권자가 특허 침해의 소 제기 이전에 발생한 손해액에 대한 배상을 소 제기 이전 최장 6년까지 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 아울러, 특허법 287(a) 조는 특허권자나 실시권자가 특허 표시의무를 이행한 경우에만 특허 침해의 소제기 이전에 발생한 손해액에 대해 배상을 청구할 수 있도록 제한하고 있습니다. 만약 특허 표시의무를 이행하지…
미국 특허 심사실무상 발명의 현저한 효과의 주장
심사단계에 있어 심사관이 청구범위를 구성하는 개개의 요소들을 선행문헌들로부터 찾고 이들을 결합할 수 있는 논리를 제시하게 되면, prima facie case of obviousness(정당한 진보성 거절이유)를 확립했다고 표현합니다. 이 경우 출원인은 거절이유를 극복하기 위하여 선행문헌에 개시되어 있지 않은 구성요소를 청구항에 추가하는 보정을 행하거나, 제시된 선행문헌의 결합논리를 부정하거나, 상업적 성공 또는 발명의 현저한 효과와…