다수의 선행 문헌 조합에 의해 필연적으로 도출되는 청구항 구성요소가 선행 문헌에 내재적으로 기재되었다고 볼 수 있는지 여부
미국 특허실무에서 발명의 진보성을 부정하기 위해서는 발명의 모든 구성요소들이 선행 문헌에 기재되어 있어야 합니다. 여기서 기재 란 명시적 기재를 일반적으로 의미하지만, 명시적으로 기재되어 있지 않은 경우라도 진보성을 부정할 수 있는 법 논리가 있습니다. 이는 내재성(inherency)에 기초한 경우 입니다. 즉, 선행 문헌이 명시적으로 발명의 구성요소를 언급하고 있지는 않지만, 그 내용에 비추어…
Wherein clause의 해석 – Allergan Sales, LLC. v. Sandoz, Inc.
미국 특허청구항을 들여다보면, 늘상 보게 되는 단어가 wherein입니다. 이는 앞서 명시된 청구항 구성요소를 더 추가적으로 설명하기 위해 종종 사용됩니다. 미국 특허법에서는 이를 wherein clause라고 일컫습니다. 그렇다면, 이러한 wherein clause는 청구범위를 해석함에 있어서 어떻게 고려될까요? 판례는 방법청구항의 경우, wherein clause가 방법청구항의 구체적인 스텝을 실행함에 따른 결과를 단순히 묘사함에 불과한 경우, 이를…
미국 특허법에서의 발명의 실시가능 기재요건(enablement requirement)의 판단방법 – Enzo Life Sciences, Inc. v. Roche Molecular Systems, Inc.
미국 특허법의 명세서 기재요건 중에는 발명의 실시가능 기재요건(enablement requirement)이 있습니다. 이는 통상의 기술자가 특허 명세서에 기재된 설명과 특허출원 당시 (우선일까지 소급) 알려진 기술 내용을 바탕으로 과도한 추가 실험 없이 발명을 실시(make and use the invention)할 수 있을 것을 요합니다. 특허제도의 근간은 발명자가 혼자만 알고 있을 수 있는 발명의 내용을 세상에…
[미국 대법원 판례 속보] 미 연방정부기관은 특허 무효심판 청구인 적격 없음
2019년 6월 10일 월요일 미국 대법원은 미 연방정부기관인 우체국은 특허 무효심판을 제기할 수 있는 청구인 적격이 없다고 판시하였습니다 (Return Mail Inc. v. United States Postal Service). AIA 개정에 따라 도입된 세 종류의 무효심판 (IPR; PGR 및 CBM)은 미국 특허심판원 내의 절차로, 무효 입증책임의 기준 (preponderance of the evidence)이 법원에서의 무효…
미국 특허법에서의 발명자 특정 이슈
미국 특허법에서 발명은 발명의 착상(conception of the invention)과 발명의 구체화 (reduction to practice), 두 단계 절차로 이루어집니다. 여기서 발명의 착상이란 발명을 구성하는 모든 구성요소가 발명자의 머리 속에 자리잡은 상태를 의미합니다. 발명의 구체화는 발명을 실제로 만들어 내거나 (물건발명의 경우 프로토타입 제조, 방법발명의 경우 방법의 실시; actual reduction to practice), 특허출원 (constructive…
[광고] 2019 KOREA PHARM & BIO 슈그루 마이온 주관 세미나
Hello IP Law 블로그 저자인 이선희, 박현석 변호사를 비롯한 슈그루 마이온 (Sughrue Mion) 변호사들이 킨텍스에서 열리는 2019 KOREA PHARM & BIO 에 참석합니다. 행사 일환으로 4월 18일 목요일에는 바이오, 제약 미국 특허 포트폴리오 구축 및 라이센싱 이슈를 오전 세션에, 소송 이슈를 오후 세션에 소개하는 종일 행사를 개최합니다. 미국 시장 진출을…
내재성(inherency)에 기초한 진보성 요건 흠결주장(PERSONAL WEB TECHNOLOGIES, LLC v. APPLE, INC.)
미국 특허실무에서 발명의 진보성을 부정하기 위해서는 발명의 모든 구성요소들이 선행문헌에 기재되어 있어야 합니다. 여기서 기재란 명시적 기재를 일반적으로 의미하지만, 명시적으로 기재되어 있지 않은 경우라도 진보성을 부정할 수 있는 법 논리가 있습니다. 이는 내재성(inherency)에 기초한 경우 입니다. 즉, 선행문헌이 명시적으로 발명의 구성요소를 언급하고 있지는 않지만, 그 내용에 비추어 보았을 때 발명의…
[미국 대법원 판례 속보] 비공개 판매행위도 On-Sale Bar에서의 Sale에 해당함을 확인 (Helsinn Healthcare v. Teva Pharma)
2013년 AIA 개정이전 미국 특허법 102(b)는 미국 특허출원일로부터 1년 이전에 미국에서 발명을 판매(sale)한 경우, On-Sale Bar의 적용을 받아 특허를 받을 수 없음을 규정하고 있었습니다. 본 규정에서의 판매는 판매의 제안 (offer for sale) 행위를 포함하며, 공개된 판매행위 (public sale)와 비밀리에 진행된 판매행위 (secret sale) 모두에 적용되는 것으로 해석되어 왔습니다. AIA 개정이후,…
환자를 위한 특허 파일럿 프로그램(Cancer Immunotherapy Pilot Program)
한국 특허제도에 있어서 우선 심사제도와 유사하게, 미국 특허제도에도 특허출원 심사기간을 단축시켜주는 제도들이 있습니다. Track One Prioritized Examination, Patent Prosecution Highway (PPH) 그리고Accelerated Examination이 흔히 알려져있고 이용되는 제도입니다. 본 지면에서는 면역요법에 기반한 암치료 관련 특허출원의 심사를 단기간에 받을 수 있도록 하여 심사기간을 단축시켜주는 제도를 소개해드리고자 합니다. 이 제도의 이름은 Patents 4…
미 특허심판원 무효심판절차에서의 청구범위 해석 기준, 미 법원에서의 청구범위 해석 기준과 같아진다
미국 특허청은 2018년 10월 11일 발행된 시행규칙(Federal Register)을 통하여, 특허심판원 무효심판 절차에서 청구 범위를 해석함에 있어 미 법원에서 이미 사용되고 있는 Phillips 청구범위 해석기준을 사용한다고 발표하였습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허심판원의 무효심판절차(IPR; Inter Partes Review, PGR; Post-Grant Review, CBM; Covered Business Method patents)에서는 청구범위 해석기준으로 “최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation;…