Wherein clause의 해석 – Allergan Sales, LLC. v. Sandoz, Inc.
미국 특허청구항을 들여다보면, 늘상 보게 되는 단어가 wherein입니다. 이는 앞서 명시된 청구항 구성요소를 더 추가적으로 설명하기 위해 종종 사용됩니다. 미국 특허법에서는 이를 wherein clause라고 일컫습니다. 그렇다면, 이러한 wherein clause는 청구범위를 해석함에 있어서 어떻게 고려될까요?
판례는 방법청구항의 경우, wherein clause가 방법청구항의 구체적인 스텝을 실행함에 따른 결과를 단순히 묘사함에 불과한 경우, 이를 청구범위 해석시 고려하지 않는다고 판시하고 있습니다.
지난 달 연방순회항소법원에서는 녹내장 치료방법 청구항에 기재된 wherein clause의 해석이 문제가 되었습니다. 상기 발명의 특징은 종전에0.2% w/v brimonidine tartrate를 녹내장 치료를 위해 하루 3번 복용하던 것을, 복용 횟수를 하루 2번으로 줄이되0.2% w/v brimonidine tartrate 와 0.68% w/v timolol maleate을 병용투여하는 것이었습니다. 복용횟수를 3번에서 2번으로 줄이게 됨에 따라 종전 3번 투여시 발생하던 부작용을 줄일 수 있게 함에 발명의 특징이 있었습니다.
상기 특허 청구항은0.2% w/v brimonidine tartrate 와 0.68% w/v timolol maleate을 하루 2번 투여하는 것을 발명의 스텝으로 명시하고 있었으며, 이를 2개의 wherein clause로 추가적으로 한정하고 있었습니다. 첫 번째 wherein clause는 상기 두 종류 약물의 하루 2번 투여가 한 종류 약물의 하루 3번 투여만큼이나 효과가 있음을 기술하고 있었고, 두 번째 wherein clause는 상기 두 종류 약물을 하루 2번 투여할 경우 한 종류 약물의 하루 3번 투여시에 비하여 부작용을 줄일 수 있음을 기술하고 있었습니다.
상기 사건에서 상기 첫 번째와 두 번째 wherein clause가 청구항 해석시 고려되어야 하는지 이슈가 되었습니다.
먼저, 청구항 해석시 고려되지 말아야 한다는 주장의 근거는 이에 기술되어 있는 내용이 2종류 약물을 하루 2번 투여함에 따른 결과를 단순히 기술한 것에 불과하다는 것 이었습니다.
하지만, 연방순회항소법원은 본 청구항에 기재된 wherein clause들이 약물 투여 결과를 기술하는 것이기는 하지만, 단순한 기술에 그치는 것이 아니고, 특허성 판단에 관련된 발명의 핵심적 특징을 설명하는 것이라고 보았습니다. 이에 대한 근거로, 명세서에 위 내용을 요지로 하는 임상실험결과가 기술되어 있고 이를 발명의 특징으로 설명하고 있는 점, 심사과정 중 출원인이 선행문헌이 wherein clause에 기술되어 있는 효과를 개시하고 있지 않으므로 발명에 특허성이 있다고 주장한 점을 들었습니다. 따라서, 연방순회항소법원은 청구항에 기재된 wherein clause들은 청구범위 해석시 고려되어야 한다고 판시하였습니다.
위 판례는 wherein clause가 방법발명의 실행결과를 설명하는 경우라 하더라도, 발명의 특허성에 있어 핵심적인 내용을 기술하고 있는 경우, 청구범위 해석시 고려된다는 점을 다시금 상기 시켜주고 있습니다. 실무자들은 이러한 청구범위 해석 실무를 숙지할 필요가 있겠습니다.
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Associate
Hyunseok Park
박현석 변호사는 지난 10여년간 한국과 미국에서 특허출원, 자문 및 소송 업무를 하여 왔으며, 영국에서 발행되는 제약특허전문지인 Pharmaceutical Patent Analyst와 지재권전문 블로그인 iPFrontline에 기고 활동을 하는 등, 미국 특허법 및 실무 변화에 많은 관심을 가지고 있습니다. 현재 그는 화학, 제약, 바이오, 재료 등 폭넓은 기술분야의 업무를 담당하고 있습니다.
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