연방순회항소법원, 발명이 주지 관용하여 특허 적격성이 없는지 여부가 사실관계의 판단인지에 대해 전원체 합의 재심리 요청을 거절(Berkheimer v. HP, Aatrix v. Green Shades)

지난 2월에 특허적격성을 이유로 내려진 지방법원의 약식판결(summary judgement)과 Rule 12(b)(6)호의 소 각하(motion to dismiss) 결정을 각각 파기하고 하급심으로 사건을 환송한 Berkheimer와 Aatrix 사건에 대해 본 블로그에서 소개하고 그 판결의 중요성을 설명한 바 있습니다. 즉 특허 발명이 널리 알려지고 일상적, 관용적(well-known, routine, conventional)이어서 적격성이 없는지 여부는 사실관계에 기반하여 판단하여야 한다는 것이었는데 이는 특허적격성에 대한 판단을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 특허권자에게 유리한 판결이었습니다.

위 판결들에 불복하면서 피고 HP와 Green Shades는 각각 연방순회항소법원에 전원체 합의로 재심리를 요청하였습니다. 그런데 5월 31일 연방순회항소법원에서는 HP와 Green Shades 요청을 모두 거절하는 법정 결정(per curiam order)을 각각 내렸습니다. 8명의 순회 판사들 중에 Reyna판사를 제외한 7명이 모두 양 사건의 재심리 거절에 찬성하였습니다. 그 이유로는 (i) 신규성, 기재요건(written description)과 같이 사실관계에만 기반한 유효 사유, (ii) 자명성, 실시가능성(enablement)과 같이사실관계를 기반으로 한 법적인 문제인 유효 사유, 그리고 (iii) 불명료성(indefiniteness)과 같이 사실관계 기반을 포함할 수 있는 유효 사유가 있음에 비추어 특허적격성의 판단에 있어서도 사실관계 기반을 포함할 수 있음이 자연스럽다는 것입니다.

하지만 연방순회항소법원은 특허발명의 주지 관용 여부가 언제나 사실관계 판단을 전제로 하는 것이 아니라 사실관계에 대한 진정한 다툼 여부가 있을 때에는 특허 무효를 주장하는 측이 입증 책임을 져야하고, 만약 Mayo 사건에서와 같이 명세서에 해당 기술이 일상적으로 사용되고 업계에서 잘 알려진 기술이라고 자인하는 경우라면 사실관계 판단이 필요 없다고 보았습니다. Berkheimer의 경우에는 그러한 자인이 없고 종속항 4항의 발명이 unconventional 하다고 원고인 특허권자가 주장하고 있으므로 사실 관계가 필요하다는 것입니다. Aatrix에서도 원고가 특허 발명 요소들이 주지, 일상적, 관용적인 내용이 아니라고 주장하였고, 이러한 주장이 전혀 근거가 없다고 볼 만한 상황이 없기 때문에 Rule 12(b)(6)호의 소 각하를 해서는 안된다고 하였습니다.

재미있는 것은 Lourie판사가 재심리 거절에 동의의견을 내면서 다음과 같이 냉소적인 코멘트를 했습니다.

“However, I believe the law needs clarification by higher authority, perhaps by Congress, to work its way out of what so many in the innovation field consider are § 101 problems. Individual cases, whether heard by this court or the Supreme Court, are imperfect vehicles for enunciating broad principles because they are limited to the facts presented. Section 101 issues certainly require attention beyond the power of this court.”

2014년 Alice 판결 이후 약 4년 정도의 시간 동안 연방순회항소법원에서는 101조 적격성에 관해 약 70건이 넘는 사건을 다뤘습니다. 각 판결들이 나올 때마다 해당 특허의 내용에 비추어 추상적 개념이 무엇인지 특허청에서 가이드라인을 업데이트하고 있는데 이는 소모적이고 여전히 불분명한 가이드라인이라는 큰 문제점을 내포하고 있습니다. 이에 대해 Lourie 판사는 연방항소순회법원, 심지어 대법원조차 특허적격성에 관한 판결로써 명쾌한 해답을 제시하기에는 불완전하다고 일침을 놓은 것입니다.

Berkheimer 사건 이후 미 특허청에서도 발 빠르게 4월 19일에 Berkheimer에 관한 메모랜덤(Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility, Recent Subject Matter Eligibility Decision (Berkheimer v. HP, Inc.), https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility)을 발표했습니다. 무엇보다 청구항 요소가 주지, 일상적, 관용적 내용인지 여부를 결정하기 위해서는 증거가 필요할 수 있음이 처음으로 적시되었습니다. 이는 July 2015 Update: Subject Matter Eligibility 가이드라인에서 무엇이 주지, 일상적, 관용인지 법원의 명시적인 판결이 존재하지 않으며 따라서 심사관의 지식에 의존하여 Alice Step 2B에 대해 판단할 수 있다고 한 것에 대비됩니다.

이러한 특허청의 변화는 심사관 교육에도 바로 반영되었고 (Training:  Well-Understood, Routine, Conventional Activity (posted May 7, 2018)), 실무자들에게도 그 변화가 피부로 느껴지고 있습니다. 즉각적인 101조 거절 발행율 감소까지는 아니어도 심사관의 인터뷰에서 Berkheimer 메모랜덤이 자주 거론되고 101조 거절 극복 가능성에 대해서도 긍정적인 태도를 보이는 심사관이 늘고 있는 것 같습니다. 물론 Alice 대법원 판결 이후 특허적격성의 판단 기준 불확실성 논란은 여전히 계속 있으며 이를 완전히 해결하기에는 가야할 길이 아직 많이 멀어 보입니다. 다만 이를 해결하고자 하는 연방순회항소법원과 특허청의 의지가 보이고 따라서 언젠가는 국회나 대법원에서의 좀 더 명확한 가이드라인이 나오지 않을까 기대해 봅니다.

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Associate

Sujin Park

Email: spark@sughrue.com

 박수진 변호사는 미국과 한국 모두의 특허 업계에서 다년간의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히, 통신, 반도체 제조, 집적 회로, 신호 처리, LCD 디스플레이, 컴퓨터 소프트웨어, 그래픽 사용자 인터페이스, 비즈니스 방법 등의 폭넓은 기술 분야에 대해서 특허 출원, 기술가치평가, 특허동향조사 및 특허 포트폴리오 강화, 침해분석, 분쟁대응, 라이센싱 및 소송 등 지적재산 전반적인 업무 경험을 가지고 있습니다. 현재 재미한인특허번호사협회(KAIPBA) 부회장으로 활동하고 있습니다.

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