Broad? Narrow? 특허청이 넓은 길을 버리고 좁을 길을 택한 이유는?

2018년 5월 8일, 미국 특허청은 특허심판원(PTAB)에서 AIA 절차에서 만료되지 않은 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안하는 규칙 제정 통지(Notice of proposed rulemaking)를 발표했습니다.

골자는 바로 특허심판원에서 AIA 절차에서 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), 그리고 CBM (Covered Business Method patents) 절차에서 최종결정을 내리기 전에 만료하지 않은 특허청구항에 대해서 그동안 적용되어왔던 최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; BRI)을 버리고 앞으로는 법원에서와 같이 통상적이고 관습적인 의미(소위 Phillips 기준)를 적용하도록 제안하는 것입니다. 도입된 이후 지금까지 약 8,000 건 정도로 성황리에 사용된 IPR은 바로 높은 특허 무효율 때문인데요 이게 가능했던 이유 중의 하나가 바로 BRI기준을 적용했기 때문입니다. 그런데 제안된 내용처럼 법원과 같이 Phillips 기준을 사용하면 당연히 특허 무효율은 상당히 줄게 되지 않을까 예견됩니다.

특허청은 또한 민사 법원 또는 ITC(International Trade Commission)에서 청구항 해석에 대해 이미 결정된 내용이 있고 이를 AIA 절차에서 적시에 제출하는 경우 특허심판원에서 이를 고려할 것(will consider)으로 규칙을 개정하는 것을 제안했습니다.

특허심판원에서 법원과는 다르게 BRI 해석기준을 사용하는 것에 대해서는 IPR 절차가 시행된 직후부터 계속해서 논쟁이 있어왔습니다. 이 논쟁은 급기야 2016년 Cuozzo 대법원 사건까지 이르게 되는데 결국 특허청의 승리로 귀결되고 최근 IPR의 합헌성을 인정한 Oil State 사건에까지 특허심판원의 IPR 행보는 거침없어 보였습니다. 그런데 재미있게도 대법원에서도 인정한 BRI 기준 적용을 특허청에서 자발적으로 바꾸려하는 것이지요.

24장의 통지서에는 이러한 규칙 변경을 제안하는 그 배경과 이유를 자세히 설명하고 있는데요, 무엇보다 특허심판원과 민사 법원 및 ITC 절차와의 일관성을 보장하고 사법 효율성을 높이기 위함이라고 밝히고 있습니다. 또한 공정하고 균형잡힌 방식을 사용하여 더욱 예측가능하고 확실한 특허시스템을 제공하기 위한 일환이라고 설명하고 있습니다.

얼마전 새로운 미국 특허청장인 Andrei Iancu가 4월 11일 미국 상공회의소(U.S. Chamber of Commerce) 주재로 개최된 특허정책회의(Patent Policy Conference)에서 한 기조연설을 하였는데 그 내용과 일맥상통합니다.

기조연설에서 Iancu 특허청장은 기술혁신을 장려하기 위해서는 무엇보다 등록된 특허의 신뢰성이 중요하다고 하면서, (1) 101조에 의한 특허성립성 요건 기준과 (2) AIA하에서 도입된 IPR과 같은 등록 후 특허 무효 절차, 이 두가지가 등록 특허의 신뢰성을 가장 해치는 요인으로 꼽았습니다.  이들 각각에 대한 고찰과 향후 계획을 언급하면서, 특히 (2) AIA하의 특허 무효 절차에 대해 청원자와 특허권자의 상반된 입장이 있음을 얘기하였고 특허청은 이 두 입장에 대해 조심스럽게 균형을 잡아야한다고 하였습니다. 즉, 나쁜 특허를 걸러내는 작용을 하면서도 기술 발전을 저해하지 않도록 필터를 적절하게 설정해야한다고 강조했습니다. 이를 위해 절차 개시의 요건들, 절차에서 적용하는 기준들, 그리고 전반적인 절차 수행 과정등을 특허 예측가능성을 높이기 위한 방향으로 고민하고 있다고 하였는데, 바로 이번 규칙제정을 이미 염두하고 얘기를 한 것 같습니다. 처음부터 파급력이 엄청난 통 큰 결정을 한 것이지요.

제안된 규칙 제정에 대해  통지일로부터 60 일 이내에 의견을 의견 수렴을 하게 됩니다. 제안된 내용이 특허소송에 미칠 영향이 지대하기 때문에 (IPR이 제기된 특허의 86.8%가 특허소송 계류 중) non-practicing entity를 포함한 pro-patent 진영에서 적극적이고 긍정적인 반응을 기대하고 있습니다. 제안된 규칙은 시의 적절하게 완성되어 시행될 것으로 보입니다. 아무래도 적어도 몇 달의 시간은 필요하겠지만요.

Associate

Sujin Park

Email: spark@sughrue.com

 박수진 변호사는 미국과 한국 모두의 특허 업계에서 다년간의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히, 통신, 반도체 제조, 집적 회로, 신호 처리, LCD 디스플레이, 컴퓨터 소프트웨어, 그래픽 사용자 인터페이스, 비즈니스 방법 등의 폭넓은 기술 분야에 대해서 특허 출원, 기술가치평가, 특허동향조사 및 특허 포트폴리오 강화, 침해분석, 분쟁대응, 라이센싱 및 소송 등 지적재산 전반적인 업무 경험을 가지고 있습니다. 현재 재미한인특허번호사협회(KAIPBA) 부회장으로 활동하고 있습니다.

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