양도인 금반언 원칙은 IPR 방어 주장으로 사용 가능하지 않아 – 특허심판원(PTAB) 선례적(precedential) 결정으로 지정
미 형평법상 특허에 대한 권리를 양도한 자가 이후에 양도된 권리가 무효라고 주장할 수 없다는 양도인 금반언(Assignor Estoppel)의 원칙이 있습니다. 특허권을 매매하는 행위는 자신이 양도하는 특허권이 무가치한 것이 아님을 암묵적으로 전제하는 것이라고 보는 것입니다.
2016년 9월 23일에 나온 연방순회항소법원의 판결 Husky Injection Molding Sys. Ltd. v. Athena Automation Ltd.에서 양도인 금반언 원칙이 Inter Partes Review (IPR)에도 적용되어야 하는지, 즉 특허권을 양도한 양도인이 추후 특허권에 관해 IPR을 신청하는 것이 금지되는지 여부, 그리고 양도인 금반언 원칙을 배제하고 IPR 절차를 개시한 특허심판원(PTAB)의 결정에 대한 연방순회항소법원에의 항소 가능 여부가 논점이었습니다.
사건의 배경으로, 플라스틱 등의 성형 장치에 관한 특허(U.S. 5,753,153)(이하 “’153 특허”)의 공동 발명가이자 Husky Injection Molding Systems (“Husky”) 회사의 사장이었던 Schad는 Husky 를 다른 회사에 매각한 후 새로운 회사인Athena Automation(“Athena”)을 설립하였습니다. 이후 Athena는 ‘153특허의 모든 청구항을 무효화시키기 위하여 IPR을 신청하게 됩니다. Husky는 특허권자의 예비 답변서(preliminary response)에서 Athena는 Schad와 당사자 관계(privity)에 있기 때문에 양도인 금반언 원칙에 의해 특허권의 무효를 주장하는 것이 금지되므로 IPR 신청이 불가하다는 주장을 펼쳤습니다.
하지만 PTAB은 이와 같은 Husky의 주장을 받아들이지 않았습니다. 그 이유는 특허법 제311조는 특허권자가 아닌 그 누구라도 IPR을 신청할 수 있도록 규정(“a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent”)하고 있고 양도인 금반언은 이와 같은 규정에 대해 예외를 제공하는 것은 아니라고 하였습니다. 따라서 PTAB은 2013년 10월 25일 IPR 절차의 개시결정(Athena Automation Ltd v. Husky Injection Molding Sys. Ltd., IPR2013-00290, Paper 18 (PTAB Oct. 25, 2013))을 하고, 이후 일부 청구항에 대해 무효 결정을 하기에 이릅니다.
Husky는 이와 같은 PTAB의 결정에 불복, 연방순회항소법원에 항소를 하게 되는데요, Husky의 유일한 주장은 양도인 금반언이 IPR 절차에도 적용되어야한다는 것이었습니다. 이와 같은 Husky의 주장에 대해 연방순회항소법원은 IPR 개시결정에 관해서 재판권(jurisdiction)이 없다는 이유로 기각하였습니다.
잘 아시다시피, 연방대법원은 Cuozzo 판결에서 IPR 개시결정에 대한 항소가 특허법 314조(d)에 따라 원칙적으로 불가능하다는 연방항소법원의 판결을 지지한 바 있습니다. 다만 대법원은 IPR 개시결정에 대한 항소가 허용될 수 있는 예외를 인정하였는데,
항소가 ⅰ) 헌법적인 이슈가 있는 경우, ⅱ) IPR과 관련성이 낮은 다른 조항에 근거하는 경우, 그리고 ⅲ) 특허법 314조의 범위와 영향력(scope and impact)을 넘어서는 해석에 관한 문제가 있는 경우입니다. 또한 특허청이 법정 권한을 넘는 행위(예컨대 IPR 절차에서 35 U.S.C. 112조하의 불명료성을 이유로 특허를 취소하는 결정을 한 경우)에 대해서는 그 범주와 관계 없이 항소가 허용될 수 있다고 하였습니다.
연방항소법원은 Cuozzo에서 제시한 예외 사항에 본 사안이 적용이 될 수 있는지를 검토하였습니다. 먼저 연방항소법원은 IPR 개시결정 시 양도인 금반언이 적용되는지 여부에 대한 문제는 상기 세 가지 예외적인 경우 어느 것에도 해당하지 않는다고 판단하였습니다. 또한 PTAB이 양도인 금반언 원칙을 배제하고 IPR 개시결정을 한 것은 법정 권한을 넘는 행위에 해당한다는 Husky의 주장에 대해 연방순회항소법원은 PTAB의 특허취소 권한은 무효가 다투어진 특허와 심리의 성격 자체와 직결되는 것이지 누가 IPR을 신청하였는지 여부는 관련이 없다고 하였습니다. 따라서 연방항소법원은 본 사안은 IPR 개시결정에 대해 항소할 수 있는 경우에 해당하지 않으므로 연방항소법원에 재판권이 없다는 이유로 Husky의 항소를 기각하였습니다.
양도인 금반언 원칙이 IPR에서 방어 주장으로 인정될 수 없다는 PTAB의 판결은 여러 차례 있었습니다. 하지만 최근 PTAB이 이 사건의 2013년 10월 25일 IPR 개시를 결정하면서 양도인 금반언이 특허법 311조의 예외가 아니라고 한 결정을 선례적(precedential) 결정으로 지정하였다는 점이 주목됩니다 (https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/decisions-and-opinions/precedential). 이는 즉, 향후 양도인 또는 그와 당사자 관계에 있는 자에 의한 모든 IPR 신청에 대해 PTAB은 이 사건의 선례에 구속되어 양도인 금반언 원칙의 적용을 배제해야한다는 것을 의미합니다.
PTAB의 결정은 선례적(precedential), 참고적(informative), 그리고 일반적(routine) 결정으로 분류됩니다. 선례적 결정은 상위 법원(대법원이나 연방순회항소법원)에 의해서 또는 법에 의해 번복되지 않는 이상 선례로써 구속력이 있는 반면, 참고적 결정은 법적 구속력은 없으나 다른 사건에서 논거로 이용될 수 있고, 일반적 결정은 관련있는 사실 관계를 설명하기 위해 인용될 수 있다는 차이가 있습니다. PTAB에 의해 연간 선례적 결정으로 지정되는 수는 손으로 꼽을 정도로 적습니다. 이번 결정를 선례로 지정한 것은 IPR 절차에서 다퉈지는 양도인 금반언 적용 문제에 대해 명확한 해석 및 지침을 제시하기 위해서라고 보여집니다. 사실 지방법원과 연방순회항소법원에서는 양도인 금반언 원칙에 의해서 양도인과 당사자 관계(privity)에 의한 자의 특허무효 주장을 배척한 경우가 있었습니다 (B/E Aerospace, Inc., Nos. 15-1370, -1426 (Fed. Cir. Mar. 23, 2016)). 하지만 PTAB의 엄격한 311조 해석에 의해 양도인이라도 IPR 절차를 통한 특허 공격이 가능해짐이 확실해졌으니 법원에서 양도인의 특허권 무효 주장을 성공적으로 방어했더라도 방심할 수는 없게 되었습니다.
Associate
Sujin Park
Email: spark@sughrue.com
박수진 변호사는 미국과 한국 모두의 특허 업계에서 다년간의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히, 통신, 반도체 제조, 집적 회로, 신호 처리, LCD 디스플레이, 컴퓨터 소프트웨어, 그래픽 사용자 인터페이스, 비즈니스 방법 등의 폭넓은 기술 분야에 대해서 특허 출원, 기술가치평가, 특허동향조사 및 특허 포트폴리오 강화, 침해분석, 분쟁대응, 라이센싱 및 소송 등 지적재산 전반적인 업무 경험을 가지고 있습니다. 현재 재미한인특허번호사협회(KAIPBA) 부회장으로 활동하고 있습니다.Comments are closed