연방대법원, IPR제도의 위헌성 판단하기로 결정

지난 6월 12일, 대법원은 특허 무효성을 현 Inter Partes Review (IPR)에 의해 미국 특허청에서 결정하는 것이 위헌인지 여부에 대해 대법원 상고허가신청(petition for certiorari)을 허가하였습니다. 분쟁을 적은 비용으로 신속하게 처리할 수 있어 각광받아온 IPR 제도의 존폐 여부를 결정할 이번 사건에 많은 관심이 대법원으로 쏠리고 있습니다.

대법원 상고허가는 지난해 특허심판원 심결로 특허가 무효화된 석유/가스업체 Oil State Energy Service가 특허 무효 결정에 반발, 무효 심판의 위헌성을 제기한 것에 따릅니다. Oil의 주장은 특허권은 개인의 사적 재산권(private property right)에 해당하고, 따라서 정부 기관에 의해 철회될 수 있는 공적 권리(public right)와 달리 헌법에서 보장하는 배심원에 의한 재판에 의해 무효성을 검토해야하는데 IPR 제도가 여기에 위배된다는 것입니다.

IPR의 위헌성 여부에 대한 대법원의 검토를 요청하는 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2016년 4월 29일MCM Portfolio LLC이 제출한 상고허가신청에서 MCM은 수정헌법제7조에 의한 민사 배심원의 보장을 IPR이 침해한다고 주장하였고, 여러 법학자들 및 산업계에서도 이를 지지하는 법정의견서(amicus curiae briefs)를 제출하였습니다. 연방항소순회법원에서는 MCM의 주장을 받아들이지 않고 특허권은 사적 권리가 아닌 공적 권리라고 판단하였습니다. 즉, 특허권 제도는 공적 사안(public concern)이며, 사인들(private parties)간의 특허권 다툼도 궁극적으로는 미국 특허청에서 의회에서 위임받은 권한의 테두리 안에서 적절하게 특허권 허가한 것인지에 관한 것이라고 하였습니다.

대법원은 2016년 10월 11일, MCM의 상고허가신청을 기각하기로 결정하였습니다. 통상적으로 그러하듯이 별도의 의견서를 통해 기각 이유를 밝히지는 않았습니다.

Oil이 제출한 상고허가신청도 MCM의 상고허가신청과 실질적으로 동일한 논리에 기반하고 있다는 점에서 Oil의 상고허가를 결정한 대법원의 입장 변화의 배경이 무엇인지 많은 궁금증을 불러일으키고 있습니다.신청이유에서 기술된 주장이 대법원 심리를 받아야할 중요한 이슈라는 점을 설득력있게 본 것이기 때문입니다. 대법원은 특별하고 중요한 사유가 있을 때에만 상고 허가를 하고 있고, 연간 7,000여건에 이르는 상고허가신청에 대해 실제 허가는 100-150건에도 미치지 않고 있다는 점을 생각하면 더욱 그렇습니다.

만약 대법원이 IPR이 위헌이라고 결정하면 그 파급력은 막대할 것입니다. 2012년 도입 이후 지금까지 약 7,000여건의 IPR 신청이 있었고 약 1,500건 정도의 특허심판원의 최종 결정이 나왔으며 그 중 약 1,300건은 특허 전부 또는 일부 무효 결정이었습니다. 특허청 심사와 마찬가지로 광의의 해석 기준(broadest reasonable construction of claims)으로 청구항을 해석하고 법원보다 낮은 증거의 우세(preponderance of evidence) 기준을 사용하기 때문에 높은 무효율을 보이고 있는 것입니다. 대법원이 IPR이 위헌성이 있다고 한다면 특허권자의 권리 행사에 대한 큰 위협 중 하나가 사라지게 될 것입니다. 또한 특허권 무효 절차는 특허청이 아니라 법원에서만 가능하다고 한다면 IPR뿐만 아니라 특허청 내에 존재하는 재심사 제도 및 기타 모든 특허 무효 절차에 대해서도 제동이 걸릴 수 있습니다.

이번 대법원 판결은 특허권이 사적 권리인지 아니면 공적 권리인지 여부의 판단이 핵심이 될 것입니다. 특허 제도의 목적이 기술 공개의 대가로 제한적인 기간 동안의 독점권을 인정하는 것이기에 공중의 이익과 발명가의 이익간의 형평성 있는 균형을 맞추는 것이 특허 제도의 필수적인 과제입니다. 또한 미국 특허청의 심사에 의해 부여되는 특허권이 일반적인 사적 재산권과 다른 특수한 성격이 있는 것은 사실입니다. 재발행(reissue) 제도에서도 재발행 특허 등록 이전에 원특허의 청구항 발명은 회수(surrender)되는 점 등을 생각하면 특허청에 의한 모든 특허권 무효 제도가 원천적으로 폐기되는 판결은 나오기 어렵지 않을까 전망해봅니다.

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Associate

Sujin Park

Email: spark@sughrue.com

 박수진 변호사는 미국과 한국 모두의 특허 업계에서 다년간의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히, 통신, 반도체 제조, 집적 회로, 신호 처리, LCD 디스플레이, 컴퓨터 소프트웨어, 그래픽 사용자 인터페이스, 비즈니스 방법 등의 폭넓은 기술 분야에 대해서 특허 출원, 기술가치평가, 특허동향조사 및 특허 포트폴리오 강화, 침해분석, 분쟁대응, 라이센싱 및 소송 등 지적재산 전반적인 업무 경험을 가지고 있습니다. 현재 재미한인특허번호사협회(KAIPBA) 부회장으로 활동하고 있습니다.

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